Печерський районний суд Києва задовольнив позов італійської компанії Jacob Cohen Company S.P.A. проти Антона Шухніна, литовської фірми UAB “Domino grupe” та Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ).
У травні 2018 року італійська компанія, відома виробництвом преміального одягу та взуття, вимагала визнати недійсним свідоцтво України № 199402 від 25 травня 2015 року, видане на ім’я Антона Шухніна за заявкою № m201212788 від 26 липня 2012 року.
Спірна торгова марка охоплювала товари 16-го (папір, канцелярія) та 25-го класів (одяг, взуття, головні убори), а також послуги 35-го класу (реклама, роздрібна торгівля одягом і взуттям) за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (МКТП).
Позивач стверджував, що спірна марка є настільки схожою до їхніх раніше зареєстрованих знаків за міжнародними реєстраціями № 844885А (від 13.08.2004) та № НОМЕР_4 (від 21.12.2007), що може вводити споживачів в оману щодо виробника. Зокрема, обидва знаки позивача стосуються одягу, взуття та головних уборів (25-й клас МКТП), що збігається з частиною товарів Шухніна.
Шухнін заперечував проти позову, стверджуючи, що активно використовує спірну марку в господарській діяльності, зокрема для одягу та взуття для чоловіків, і вона набула високої репутації серед споживачів. Він також зазначив, що права на марку отримав раніше, ніж позивач. UAB “Domino grupe”, співвласник свідоцтва з 2018 року, та Міністерство економічного розвитку і торгівлі (на той час відповідальне за інтелектуальну власність) також заперечували, посилаючись на рішення Солом’янського райсуду від 23 червня 2016 року (справа № 760/483/16-ц), яке дозволило розширити свідоцтво на товари 25-го та послуги 35-го класів.
Судовий процес тривав майже 5 років через складність справи та призначення експертиз. У 2018 році суд заборонив Шухніну, UAB “Domino grupe” та Мінекономрозвитку вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв або передавати права на марку до завершення розгляду. Дві експертизи у сфері інтелектуальної власності, проведені Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, не були завершені через невідповідність запитів сторін та неоплату відповідачем.
Однак суд врахував висновки двох приватних експертиз:
Висновок № 1214 від 03.08.2018 (на замовлення позивача, експерт О.Ф. Дорошенко) підтвердив, що спірна марка схожа на знаки Jacob Cohen за міжнародними реєстраціями та для товарів 25-го класу та частини послуг 35-го класу (зокрема, роздрібна торгівля одягом і взуттям). Також вона визнана такою, що вводить в оману щодо виробника.
Висновок № 149 від 28.08.2019 (на замовлення Шухніна, експерт Б.В. Жила) частково підтвердив схожість для товарів 25-го класу та окремих послуг 35-го класу, але заперечив введення в оману. Суд визнав цей висновок суперечливим і менш достовірним через повторність розгляду тих самих питань експертом.
Суддя Роман Козлов, оцінивши докази, дійшов висновку, що спірна марка не відповідає умовам правової охорони. Згідно зі ст. 6 Закону, позначення, схожі настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками, не можуть бути зареєстровані. Суд встановив, що марки позивача (з 2004 та 2007 років) мають пріоритет над маркою Шухніна (2012 рік), а схожість створює ризик плутанини серед споживачів.
В сети магазинов Domino продают подделки по цене люкса
Антон Шухнін, власник магазинів Domino, протягом 12 років продавав у своїх бутиках одяг під брендом Jacob Cohen, попри те що це міжнародна торгова марка відомого італійського модного дому. Ще у 2012 році він намагався зареєструвати в Україні ідентичну торговельну марку на своє ім’я, щоб виробляти й реалізовувати одяг під тією ж назвою, фактично копіюючи бренд без жодних правових підстав.
У судових процесах Шухнін називав себе «українським виробником Jacob Cohen», хоча оригінальні джинси цього бренду виготовляють із японського деніму та продають у люксових бутиках по всьому світу. У 2023 році Печерський районний суд визнав торговельну марку Шухніна недійсною та анулював її, фактично встановивши факт використання ним чужого бренду.
Це означає, що вся продукція Jacob Cohen, яка роками реалізовувалася в магазинах Domino, була підробкою. Подібна ситуація, як повідомляли ЗМІ, сталася і з брендом Stefano Ricci.
Звідси постає цілком логічне запитання: якщо дві міжнародні марки виявилися фальшивими, наскільки висока ймовірність того, що й інші бренди в цій мережі — також звичайна «пальонка»?