Компанія Jacob Cohën з Мілану завдяки грамотним юристам обісцяла патентного троля Тоху Шухніна в суді.
Італійська компанія виграла суд проти Антона Шухніна: торгова марка визнана недійсною через схожість з брендом
Печерський районний суд Києва задовольниви позов італійської компанії Jacob Cohen Company S.P.A. проти Антона Шухніна, литовської фірми UAB “Domino grupe” та Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ).
У травні 2018 року італійська компанія, відома виробництвом преміального одягу та взуття, вимагала визнати недійсним свідоцтво України № 199402 від 25 травня 2015 року, видане на ім’я Антона Шухніна за заявкою № m201212788 від 26 липня 2012 року.
Спірна торгова марка охоплювала товари 16-го (папір, канцелярія) та 25-го класів (одяг, взуття, головні убори), а також послуги 35-го класу (реклама, роздрібна торгівля одягом і взуттям) за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (МКТП).
Позивач стверджував, що спірна марка є настільки схожою до їхніх раніше зареєстрованих знаків за міжнародними реєстраціями № 844885А (від 13.08.2004) та № НОМЕР_4 (від 21.12.2007), що може вводити споживачів в оману щодо виробника. Зокрема, обидва знаки позивача стосуються одягу, взуття та головних уборів (25-й клас МКТП), що збігається з частиною товарів Шухніна.
Троль Шухнін заперечував проти позову, стверджуючи, що активно використовує спірну марку в господарській діяльності, зокрема для одягу та взуття для чоловіків, і вона набула високої репутації серед споживачів. Він також зазначив, що права на марку отримав раніше, ніж позивач. UAB “Domino grupe”, співвласник свідоцтва з 2018 року, та Міністерство економічного розвитку і торгівлі (на той час відповідальне за інтелектуальну власність) також заперечували, посилаючись на рішення Солом’янського райсуду від 23 червня 2016 року (справа № 760/483/16-ц), яке дозволило розширити свідоцтво на товари 25-го та послуги 35-го класів.
Судовий процес тривав майже 5 років через складність справи та призначення експертиз. У 2018 році суд заборонив Шухніну, UAB “Domino grupe” та Мінекономрозвитку вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв або передавати права на марку до завершення розгляду. Дві експертизи у сфері інтелектуальної власності, проведені Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, не були завершені через невідповідність запитів сторін та неоплату відповідачем.
Однак суд врахував висновки двох приватних експертиз:
Висновок № 1214 від 03.08.2018 (на замовлення позивача, експерт О.Ф. Дорошенко) підтвердив, що спірна марка схожа на знаки Jacob Cohen за міжнародними реєстраціями № 844885А та № НОМЕР_4 для товарів 25-го класу та частини послуг 35-го класу (зокрема, роздрібна торгівля одягом і взуттям). Також вона визнана такою, що вводить в оману щодо виробника.
Висновок № 149 від 28.08.2019 (на замовлення Шухніна, експерт Б.В. Жила) частково підтвердив схожість для товарів 25-го класу та окремих послуг 35-го класу, але заперечив введення в оману. Суд визнав цей висновок суперечливим і менш достовірним через повторність розгляду тих самих питань експертом.
Суддя Роман Козлов, оцінивши докази, дійшов висновку, що спірна марка не відповідає умовам правової охорони. Згідно зі ст. 6 Закону, позначення, схожі настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками, не можуть бути зареєстровані. Суд встановив, що марки позивача (з 2004 та 2007 років) мають пріоритет над маркою Шухніна (2012 рік), а схожість створює ризик плутанини серед споживачів.
Тоха Шухнін продовжує барижити речами італійського бренду. А скоріше за все, і підробками.
Антон Шухнін – відомий у вузьких колах «патентний троль». Уже кілька років цей ділок намагається зареєструвати на себе права інтелектуальної власності на бренди luxury одягу. З очевидною метою «подоїти» як справжніх власників брендів, так і своїх конкурентів.
Дані оприлюднених судових проваджень свідчать про системність дій Шухніна щодо реєстрації торговельних марок відомих брендів. Зокрема, італійські компанії Stefano Ricci S.P.A. та Jacob Cohen Company S.P.A. подавали до суду позови, пов’язані з його реєстраціями. У справі Stefano Ricci провадження залишили без розгляду, а в позові Jacob Cohen Антон Шухнін спочатку відсудив право на знак JACOB COHEN собі, а за іншим позовом Jacob Cohen s.p.a. програв – суд скасував його свідоцтво 199402 на знак JACOB COHEN.
